Контрафакция, что фактически переводиться как подделка, используется в юридической литературе в виде двух основных вариантов: 1) как нарушение авторского права или смежных прав; 2) использование компаниями на своих товарных знаках знаков, обозначающих продукцию других компаний с целью обмана конечного потребителя.

Согласно исследованию Международной торговой палаты (МТП), контрафактные товары составляют от 5 до 7 % мировой торговли и достигает $ 960 миллиардов в 2015 году, однако реально их количество больше, поскольку данная отрасль бизнеса имеет скрытный характер, особенно в части налогообложения. По подсчетам, общие потери с которыми сталкиваются страны по всему миру в связи с контрафакцией продукции составляют $ 600 млрд, а США переживают в связи с этим самые большие убытки.

В законодательстве Украины нет прямого использования понятия «контрафакт». Вместо него предусмотрены термины «фальсификация», «подделка» и др.

В Украине действует ряд правовых положений об ответственности за нарушения подобного рода, предусмотренных статьями 54, 55, 431, 432 Гражданского кодекса Украины, главами 16 и 36 Хозяйственного кодекса Украины, а также специализированными законами: «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и «О защите от недобросовестной конкуренции».

К тому же, Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность в ст.ст. 512, 164-9 (нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности и незаконное распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных).

Уголовный кодекс Украины указывает на меры пресечения в статьях 216 и 229 за незаконное изготовление, подделку, использование или сбыт незаконно изготовленных и полученных либо поддельных контрольных марок для маркировки упаковок экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных, а также за незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара.

Согласно ст.1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» такие действия отнесены также к недобросовестной конкуренции, которая понимается как любые действия в конкуренции, которые противоречат торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности. Закон устанавливает определение неправомерного использования обозначений и копирование внешнего вида изделия. В качестве ответственности за нарушения правил конкуренции предлагается возмещение вреда и изъятий вследствие судебного рассмотрения.

Интернет стал одним из важнейших каналов торговли для поддельных товаров. Например, Управление торгового представителя США прогнозирует, что онлайн-продажи пиратской и контрафактной продукции скоро в разы превысит объем продажи таких товаров, по сравнению с их реализацией уличным методом. Европейская комиссия сообщила, что топ-шесть категорий товаров, изъятых таможенными органами ЕС были заказаны по почте или доставлялись курьером в связи с оформлением интернет-заказа.

Аналогичная проблема есть и в Украине: множество контрафактной продукции реализуется через интернет-магазины. Однако законодательством Украины не предусмотрены специальные меры влияния на онлайн-магазины.

Вместе с тем, за рубежом уже существуют некоторые правовые способы борьбы с этой проблемой.

Например, некоторые страны Европы имеют законодательство, которое регулирует обязательства третьих лиц, чьи услуги используются для облегчения IP нарушения. Например, статья 8 (3) Директивы ЕС 2001/29 / ЕС устанавливает для государств-членов правило, что лица, чьи права были нарушены, имеют право требовать от сайтов-посредников компенсацию, а статьи 9 и 11 Директивы ЕС 2004/48 / EC указывает, что деятельность таких интернет-сайтов может вовсе прекратиться.

В октябре 2014 года Высокий суд Великобритании принял решение по блокированию деятельности интернет-компании, поскольку через нее был осуществлен заказ подделки часов популярных марок (Cartier International AG о British Sky Broadcasting Limited [2014] EWHC 3354 (Ch)). Заявителями были компании-владельцы торговых марок Cartier, Montblanc, IWC и других марок (все вместе, "Richemont"), которые подали в суд на пять розничных интернет-провайдеров в Великобритании, которые в совокупности имеют долю рынка в 95% интернет пользователей в Великобритании. Суд постановил, что каждый из интернет-провайдеров был «посредником» в значении статьи 11 Директивы об исполнительном производстве прав ИС. В частности, интернет-провайдеры сыграли «существенную роль в этих нарушениях», а также «что рекламные объявления и предложения на продажу предлагались более 95% пользователей интернета в Великобритании». Суд принял решение о блокировании работы сайтов на указанной территории.

Это решение стало ориентиром, основой для применения статьи 8 (3) о заблокировании на всей территории Европейского Союза деятельности интернет-ресурса. Статья 8 (3) также может быть использована против других посредников, в том числе доменных имен реестров / регистраторов, хостинг-провайдеров, поисковых систем, провайдеров платежей и рекламодателей.

Для формирования решения по компаниям Richemont использовались прецеденты Европейского суда (СЕС) в отношении интернет-посредников.

Статья 14 Директивы ЕС об электронной коммерции (2003/31 / EC) обеспечивает защиту интернет-посредников от ответственности за противоправные действия, которая имеет место на своих сайтах. В частности, статья 14 предусматривает, что поставщик услуг не несет ответственности, если:

- провайдер не имеет фактических знаний о незаконной деятельности или информации и, в отношении требований о возмещении ущерба, не знает о фактах или обстоятельствах, из которых незаконная деятельность или информация очевидна;

- провайдер, по получению таких знаний или осведомленности, действует оперативно и немедленно удалил или отключил доступ к информации.

Статья 14 была интерпретирована для защиты интернет-посредников, которые действуют в чисто пассивной форме.

Например, в трех случаях, связанных с Google во Франции, Европейский суд постановил, что Google должна быть защищена от ответственности в соответствии со статьей 14 в отношении претензий, что Google нарушила права на товарный знак в рамках своей программы AdWords. Суд определил, что действия компании Google были «техническими, автоматическими и несли пассивный характер», а также постановил, что лишь оказание услуг компанией Google, на которые ссылался истец, не было достаточно, чтобы принять в отношении Google меры ответственности.

В противоположность этому решению, по иску L'Oréal SA к eBay International AG Европейский суд постановил, что торговые интернет-площадки, такие как eBay, могут быть признаны ответственными за нарушение товарного знака, если они совершают действия, выходящие за рамки лишь информирования. Сайт eBay в данном случае приобрел услугу поиска по ключевым словам (таких как Google AdWords). Эти слова соответствовали товарам L'Oréal, с помощью которых потребитель чаще перенаправлялся к сайту, на котором размещались в том числе и фальсифицированные товары L'Oréal.

Суд постановил, что в случаях, если интернет-операторы не просто информируют, а, например, приобретают ключевые слова или рекламные предложения по продаже поддельных товаров, суды имеют право применять меры пресечения для приостановки таких нарушений и превенции их совершения в будущем.

Решение по группе компаний Richemont сигнализируют о движении Европы в сторону большей ответственности за деятельности интернет-посредников. Кроме того, система Notice and Takedown введенная в действие в соответствии с Директивой по электронной коммерции гарантирует, что после того, как происходит уведомление, онлайн-посредники должны удалить нарушающие авторские права данные, в противном случае – могут понести ответственность.